随着日益深入美国市场，越来越多的中国企业在对美跨国贸易中遭遇知识产权壁垒并蒙受巨大损失。有鉴于此，中国企业有必要了解和掌握中美在专利制度上存在的差异并加之灵活运用，以保护自己的权利。本文从企业管理者的角度，探讨了中美专利申请制度的差异对中国企业在美获得专利保护所带来的不利影响，并对实践中如何优化申请、克服驳回而获得稳定的美国专利，如何规避不诚信风险、有效进行美国专利管理提出了相关策略建议。

一、中美专利申请制度的差异比较
　　1、专利保护的类型不同。中国专利保护的类型分发明、实用新型（utility model）和外观设计三种。美国专利保护的类型也有三种，分别是实用专利（utility patent）、植物专利和外观设计。值得注意的是，美国的实用专利绝不是中国的实用新型，而是除植物专利和外观设计之外其它专利的统称，其授权标准相当于中国的发明专利。
　　2、获得在先权利的原则不同。同一个发明创造只能授予一项专利权。当出现一个以上的申请人就同一个发明创造分别提出专利申请时，世界上有两种处理原则：一个是先申请原则，一个是先发明原则。中国采用的是先申请原则，而美国目前采用的是先发明原则，体现在美国法典第35编（以下简写为35USC的102(a)和(e)款，该两款规定了构成现有技术的时间起点是发明日而非申请日，35USC102(g)款则规定了在先发明人的判断原则。值得一提的是，并不是所有外国人都可以在美国享受先发明权，根据35USC104(a)款规定，只有来自美国、加拿大、墨西哥和WTO成员国的申请人才能主张先发明权，且WTO成员国的申请人只能在1996年1月1日以后才有主张先发明的权利。因此中国申请人只能对2001年12月11日后在美国提出的专利申请主张先发明权。
　　3、专利申请人的资格不同。在中国，职务发明创造的申请权归属单位而不是发明人，单位是法定的申请人。但根据美国《专利法》35USC102(f)款的规定，即使是雇员完成的职务发明，单位也没有权利提出申请，必须以雇员名义提出专利申请后再将专利申请权转让给单位。
　　4、给予的新颖性宽限期不同。一般来说，在专利申请前公开发明创造会导致专利申请丧失新颖性而不能被授权。虽然中国《专利法》第24条给予了6个月的新颖性宽限期，但公开行为只限于在中国政府主办或承认的国际展览会上展出、在规定的学术会议和技术会议上发表以及他人未经申请人同意而泄露的内容；相对于中国严苛的宽限期，35USC102条(b)款给予申请人极为宽松的宽限期，不仅宽限期长达1年之久，而且几乎对公开形式没有任何限制条件。美国这种做法的意义在于，发明人可以通过观察市场对该项发明创造的反应来决定是否有必要提出专利申请，以节约社会资源。
　　5、对“公开使用”的认定条件不同。首先，美国《专利法》仍只将在美国的“公开使用”视为现有技术，属于相对新颖性，而中国新《专利法》已改为绝对新颖性，即对公开使用没有地域限制。其次，在中国，任何时候都可以将自己的技术秘密申请专利，而在美国，将自己的技术秘密进行商业化使用也会被视为“公开使用”，超过1年就丧失了获得专利保护的权利。再次，在美国，实验性的使用公开不会构成法律意义上的“公开使用”。是否属于实验使用主要依据客户对实验的知晓程度、发明人对实验的持续控制、试验记录的保留情况、发明本身的性质以及进行特殊实验的必要性等因素来判断，而不论实验公开时间的长短，最典型案例是美国Pavement公司告伊丽莎白市公路侵权案中使用六年的公路因有持续不断的观察记录而没有被认定为公开使用。
　　6、对专利说明书的披露要求不同。中国专利法对说明书的要求仅仅是公开充分足以支持权利要求即可，不要求公开最佳实施方案。事实上，中国企业在申请专利时，通常是将最佳方案作为技术秘密来保护。但35USC112条款却规定，专利申请人必须在专利申请文件中披露其已知的实施发明的最佳模式（即最佳实施例），否则一旦被发现隐瞒将不可避免地导致专利权的不可执行。
　　7、申请人承担的诚信责任不同。美国实施细则37CFR1.56明确规定：参与专利申请提交和专利申办活动的每个人，在同美专利局进行交涉时都负有坦白和真诚的义务，包括向美国专利局披露所知悉的、与可专利性实质相关的全部信息。如果专利侵权人能够清楚确凿地证明专利权人没有履行诚信责任，实施了不正当行为，则法院将判定该专利不可执行，不会再判定他人侵权。而中国专利法没有相关规定。未履行诚信责任的行为包括：①没有向专利局递交说明书中引用的相关文献和国外专利局就同族专利申请所作的检索报告和审查意见中引用的现有技术资料；②未披露保护主题相似的其他美国申请被驳回的事实及驳回所依据的现有技术资料；③提交专家证言时未披露专家与申请人之间的关系（如曾是其雇员或资助过其研究经费等）；④未正确披露发明人（必须是对至少一项权利要求作出创造性贡献的人才算是美国《专利法》意义上的真正发明人）。
　　8、对早期公开的要求不同。2001年3月15日前，美国专利不进行早期公开，只有授权后才公布，导致了威力巨大的“潜水艇专利”现象。2001年3月15日起改为早期公开，即专利申请自申请日起18个月即行公开，与中国基本相同。差别在于美国目前尚存在“早期公开例外”，即如果申请人提出不公开请求并向专利局保证该申请只在美国或其他不实行早期公开的国家提出，那么这份申请就不会在授权前被公开。
　　9、审查制度有所不同。由于在撰写申请文件时并不能预知未来，因此申请文件修改是专利申请过程中不能忽视的一个必要环节。中国发明专利采用的是延迟请求审查制，即申请人必须在申请日起3年内提出实质审查请求，专利局才会启动审查程序。在这种制度下，申请人只有两次主动修改申请文件的机会，一是提出实审请求时，二是收到进入实审通知的3个月内。美国采用的是即时审查制，申请人不需主动提出审查请求，收到审查意见通知书之前的任何时间都可以进行主动修改。
　　10、专利申请被驳回后救济程序不同。与中国专利审查程序中对驳回决定只能通过启动复审程序来处理不同，针对美国专利局的驳回,申请人有多种救济程序可以选择，例如，提出继续审查请求、提出继续申请或部分继续申请、直接上诉到申诉委员会。
　　11、专利申请授权后所面临的程序可以不同。专利申请授权后，不论是专利权人发现自己专利存在缺陷，还是他人因该专利阻碍其技术市场化而发起对专利权的挑战，在中国只有一种无效程序可以启动，而在美国却有三种程序可以选择：①专利权人发现专利申请过程中因疏忽导致授权专利难以执行，此时可启动再颁程序；②挑战方欲以匿名方式提出专利无效，此时可启动单方再审程序；③类似于中国无效程序，由挑战方和专利权人共同参与的双方再审程序。
　　12、专利的保护期限不完全相同。中国专利发明专利的法定保护期是固定的，即申请日起20年。但绝大多数美国专利的保护期限都超过申请日20年这一期限。原因有三方面：一是美国最早期的专利期限是自专利授权日起17年，从1995年6月8日起才改为自申请日起20年，且1995年6月8日前提出1995年6月8日后授权的美国专利的保护期是自授权日起17年，或申请日起20年中晚到期的那个为准。二是美国实行“专利期限调整”政策，对因美国专利局审批速度慢而造成延误授权的，给予专利期限补偿，将延误的天数加入专利期限。三是《美国发明人保护法》规定由于涉及发明权冲突、因国家安全需要进行保密、申请人基于审查驳回提出的上诉获得成功、新产品（如新药品）第一次投入商业使用必须通过常规审查而延误产品投放市场的时间等原因引起的延误，给予专利期限的补偿。

二、差异对中国企业造成的影响
　　当中国企业欲在美国申请专利保护、在美国诉他人侵权、或将技术或产品打入美国市场时，如果相关人员不了解美国《专利法》，甚至不知晓上述差异，应做好应对策略或防范措施，否则很有可能遭遇下列问题：

1、因难以证明发明在先而导致权利丧失
　　中国的先申请原则不要求试验记录具有证据功能，因而大多数企业没有规范记录发明活动的习惯，也不知道没有见证人签字的记录不符合美国的证据要求，此时若遭遇审查员用发明日至申请日之间的现有技术来驳回专利申请，或陷于发明权冲突而希望主张先发明权时，会发现找不到具有公信力的证据来确定更早的“发明日”，最终导致申请不可避免地被驳回或在权利冲突中被击败。

2、不诚信行为会导致无法主张专利权
　　中国《专利法》没有明确规定诚信责任及其罚则，因此中国企业到美国申请专利时往往忽略此点，可能发生下列不正当行为而不自知：①将组织协调的领导干部和辅助工作人员写入发明人名单；②出于价格考虑，中国企业在办理中国申请与涉外申请时所聘用的代理机构往往不是同一家，这将造成涉外代理人不能及时掌握中国审查员找到的现有技术文件而提交给美国专利局；③因技术相关的美国申请在美国并不是由同一事务所代理而未及时向专利局披露相关申请被驳回的事实；④为证明创造性而出具专家证言时没有告知专利局企业与该专家的利益关系。虽说上述行为可能是非故意欺骗，但毕竟留下不诚实记录，为今后在美国主张权利埋下隐患。

3、未披露最佳模式而导致专利不可执行
　　中国企业习惯于将最佳模式作为技术秘密来保护，即便到美国申请时也不愿意披露，认为别人无从发现。殊不知一旦诉讼发生，美国强大的“证据发掘程序”基本都能找到相关证据，从而导致专利的无效。例如长春大成生化集团就是依靠证据发掘程序找到了日本AJINOMOTO HEARTLAND公司没有在专利申请文件中披露最佳模式的证据而使其专利无效，打赢了AJINOMOTO HEARTLAND公司在国际贸易委员会启动的337调查，使其赖氨酸产品能够进入美国市场。

4、“保护例外”影响专利侵权分析结论的可靠性
　　“20年专利期限例外”会使目前大多数美国专利期限超过20年，如果中国企业在进军美国市场进行专利侵权分析时，仍按中国思路即申请日起20年来排除一些美国专利的威胁，后果是很可怕的；而“早期公开例外”会使中国企业检索不到一些可能存在的“潜水艇专利”，得出的侵权分析结论也就不仅仅是跟踪18个月公开期那么简单。

三、美国专利申请策略建议
　　针对中美专利申请制度的差异及其所带来的不利影响，对如何更好地申请和获得美国专利提出如下建议：

1、择优选取申请美国专利的方式
　　中国人申请美国专利有两条途径，一是依据巴黎公约要求优先权直接申请；一是先提交国际申请，18个月后再进入美国国家阶段（以下简称PCT途径）。比较而言，建议采用巴黎公约途径申请美国专利。因为通过PCT途径进入美国时只能对权利要求进行修改，而依据巴黎公约申请美国专利时，说明书和权利要求均可被修改，这样就能删除一些不必要的实施例（美国对数据要求低），或加入一些没做实验的实施例（美国允许用现在时把未做实验写成实施例）。另外，按PCT途径进入美国也有两种方式，一是依据35USC371条以常规方式进入，一是依据35USC111(a)款以部分继续申请方式进入美国。后者在进入美国之前，可以在原国际申请文本中加入新的发明内容，再提出部分继续申请，同时放弃原国际申请，好处在于即可以保留在先申请中已公布内容的优先权，又在申请中添加了新的内容。因此，若企业采用PCT途径来延后提出美国申请，则建议依据35USC111(a) 款进入。需要一提的是，依据《专利合作条约》，中国人可以用中文递交PCT申请，但建议用英语撰写申请文件，原因在于：①PCT申请最终是要进入各个外国国家的，若以中文提交，则有时翻译时很难传达出原中文文本的恰当含义，而给将来国家审查、维权带来很大麻烦。尤其是进入其他非英语国家时，若根据原始中文文本的英译本再次翻译，质量更难以保证，②英文递交的PCT申请将用英文进行公布，从而使该申请作为35USC102（e）款抵触申请的日期提早一年半。

2、巧妙披露最佳实施模式
　　美国专利法只要求申请人必须披露最佳模式，并不要求对其做详细描述，也不需在说明书中指出所披露的实施例中哪一个最佳，因此可以提供大量实施例来淹没最佳实施例的方式进行披露。

3、善用部分继续申请低成本地不断扩大保护范围
　　新的技术发明可以有多种应用，但一般是随着时间的推移，它所应用的商业产品的范围才扩大和完善，直至高价值的最终产品。在中国，随着研发的进展，专利保护只能是提出一系列新申请，要按多份专利来保护，成本相当高。但在美国，可以随着技术开发的进步，采用部分继续申请的方式不断与时俱进地补充权利要求的撰写，使其尽量包括发明技术可以应用到的各种终端产品，且授权后只支付一份专利的维持费用。

4、主张更早的发明日来克服基于现有技术的驳回
　　若审查员采用的现有技术的公开日晚于本申请的发明完成日或构思形成日，则可以通过主张更早的发明日来克服驳回。具体做法是主张本申请相对于现有技术属于在先完成，并已实际付诸实施，从而将本申请的发明日从申请日追溯到付诸实践日；或主张本申请相对于现有技术形成发明构思在先，并且从现有技术的相关日之前的某个时间直至本发明付诸实践的这一段时间内有合理的勤勉，则可以将本申请的发明日从申请日追溯到构思形成日。

5、针对申请案的具体情况选择驳回后的救济程序
　　如前所述，美国专利申请被驳回后可选择提出继续审查请求、继续申请（完全或部分）或上诉等多种程序来应对，但究竟选择哪一种程序比较符合自身的利益？一般而言：①如果说明书中还有就同一主题的可专利性内容，并通过修改目前的权利要求可以授权时，则选择继续审查更合适（费用低于继续申请）。②当申请人不能从说明书中找到相关内容来进一步限定被驳回的权利要求以克服驳回，但发现说明书中还有其他发明可获得授权时选择提出继续申请。进一步来说，在可以确保不增加新内容的情况下就能重新撰写权利要求的，适宜提出完全继续申请；如果加入了新的内容，则需提交部分继续申请。③如果申请人不愿意修改目前的权利要求，且认为驳回理由对后续案件影响很大，而审查员的意见确实不恰当，则选择上诉比较有意义。

6、充分利用美国《专利法》给予的一年宽限期
　　依据巴黎公约，企业一般会在提出中国专利申请后的一年内提出国外申请，最晚不能超过一年半公开日。然而美国《专利法》仍给予申请人公开后一年的宽限期，也就是说，在提出中国专利申请后的两年半内（未要求提前公开），如果发现该发明在美国存在商机，则仍然可以在美国提出专利申请。或是某项不慎被公开的技术很有价值，虽然在中国已不能申请专利，但仍然可以在美国申请专利。

作者：查芷琦 中国石油化工股份有限公司科技开发部 知识产权处副处长、专利代理人
摘自：《中国知识产权杂志》总第47期