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专利侵权诉讼中被诉侵权方的主要策略

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专利侵权诉讼中被诉侵权方的主要策略

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  • Time of issue:2011-07-20 23:10
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当前商战的手段和规模不断升级,专利在其中所扮演的角色也愈加重要,这不仅体现在其直接的经济价值中,更表现在作为赢得市场竞争的有力工具上。采用专利侵权诉讼作为媒介,抵消市场威胁乃至直接迫使竞争对手就范的成功案例比比皆是,远有上世纪末开始为国人所知的国外DVD专利权人3C、6C等联盟用专利遏制“中国制造”的低成本优势,近有日前被媒体广为报道的中兴与爱立信的专利侵权诉讼与反诉讼的角力。

赢得复杂的专利诉讼需要综合采用各种策略。其中被诉侵权方(以下称为“被控方”)应秉承“对症下药、多管齐下”的制胜原则,在准确识别专利权人(以下简称“控方”)发起专利侵权诉讼的真正意图的基础上,有针对性的综合采用各种策略,化被动为主动,以最小代价博取最大利益。本文以在中国提起的专利侵权诉讼为例,大致按其可资采用的时间,将被控方的相关应对策略做如下介绍。

一、被诉至法院之前的应对策略

(一)合理应对警告函避免事态激化

为节约成本,控方在起诉前通常向被控方发出侵权警告函。此时,被控方应本着尽量避免事态激化的原则,第一时间向控方做正式回复,表态愿意配合控方合理解决争端,并请求控方提供具体信息(例如涉案专利专利号、侵权分析依据等)。

(二)及时自检确认问题根源

被控方应主动“自检”,尽早分析识别控方的真正意图,并确认是否存在侵权。早期定位侵权纠纷背后的症结所在,能帮助被控方在诉讼发生前即变被动为主动。另外,被控方应检视控方所指被控方的侵权产品或生产方法(以下称为“被控技术”)是否侵犯。为此,被控方应将涉案专利与被控技术进行对比,确认其是否被涉案专利字面覆盖或等同覆盖。必要时,被控方甚至应采用适当的关键词检索控方在中国申请的专利,根本上确认控方是否拥有其他有威胁的专利。如果存在较大的侵权可能,被控方应尽早评估开展“规避设计”(即寻找不侵权的替代技术方案)的可行性和成本,为将来与对方进行和解谈判提供依据,也为最终无法达成和解提前做必要准备。

(三)提起“确认不侵权之诉”争取有利管辖

某些情况下,控方为达到特定目的(例如降低市场对被控方产品的认可度),常常在发出侵权警告函后采取拖延战术,既不承认侵权不成立,也不提起诉讼。被控方如经过自检确认,不存在侵权或侵权可能性较小,可以选择在对其有利的本地法院起诉,请求判决不侵权。一方面可避免在对控方有利的法院进行诉讼之弊,另一方面也可防止长期悬而不决的侵权纠纷带来市场负面影响。

(四)针对公开但未授权的发明专利提交公众意见

如果涉案专利是已经公开但尚未授权的发明专利申请,则即使被控方被告知侵权后不停止相关的生产、销售和使用,控方也只能等候该专利获得授权后才能诉至法院。然而,被控方此时应主动分析该专利申请,如其可能覆盖到被控方的产品,则应针对该专利的权利要求做现有技术检索,并将说明该专利申请不具备授权条件的公众意见尽快提交专利局,尽量防止该专利申请被授权。

二、被诉至法院之后的应对策略

对于被控方而言,下述策略可引以为鉴:

(一)查明诉讼相关的基础事实

被控方首先可从以下方面入手,以便低成本高效率的达到目的:

--涉案专利法律状态(效力)及保护期限。涉案专利被宣告无效或者控方为此曾修改权利要求,甚至因年费未缴付致专利权提前终止,都会导致控方权利基础部分或完全丧失。

--涉案专利的专利权人。特定情况下,被控方可以提起专利诉讼的人作为诉讼主体不适合为由进行抗辩。

--被控方行为是否存在援引有利法律条款的可能,例如属于法律规定的不视为侵权的例外情况(权利用尽、在先使用、临时过境、科研及为特定行政审批而使用),以及侵权产品是否自第三方处正当合法获得(例如通过正常采购)。前者可致免责,后者可助被控方免于赔偿。

--与控方之间的业务行为,例如与控方之间的有关合同、函件及会议纪要等书面文件乃至双方之间的实际业务行为,以确认使用被控技术是否曾取得控方的明示或默示许可。

--确认诉讼时效是否已过。如果有证据表明被控方的被控侵权行为发生在两年之前,且控方已得知或应当得知该情形,则控方无法通过诉讼追究被控方责任。

(二)寻求谈判争取和解结案

现代社会中专利侵权诉讼常被用以实现诉讼背后的商业目的。维权求偿仅是表象,以诉讼迫使对方接受特定条件才是醉翁之意,简单者例如分享特定市场收益,遏制竞争对手的发展势头,复杂者甚至意图参股对方的经营以图实质上消灭竞争对手。例如当前苹果与三星之间的专利侵权角力,以及此前的苹果与诺基亚、微软与摩托罗拉、甲骨文与谷歌等公司之间诸多纷争,都是为了争夺利润丰厚的智能手机市场。因此,被控方应充分分析市场竞争形势及与控方之间的潜在利害关系,理清对方的真实动因,确定和解的可能性。诉讼的一审、二审乃至再审程序中所需投入的精力和开支巨大,其间存在潜在市场和效率风险,通过和解结案不啻双赢。据统计,在知识产权保护水平比较高的美国,约80%的专利侵权案件最终以和解结案。最终于2009年4月15日达成和解的正泰与施耐德间的长达十余年的专利侵权纠纷便属典型。

(三)请求宣告涉案专利无效

对于被控方而言,请求专利局宣告涉案专利无效是常用的向控方施压的策略。涉案专利被宣告无效或迫使控方修改权利要求、缩小专利保护范围,都可能使控方失去主张权利的基础。另外,被控方还可据此请求法院中止专利侵权诉讼的审理,等候专利复审委的审查决定,以缓解诉讼压力,并为和解谈判争取时间。

(四)提起管辖权异议争取谈判时间

专利侵权案等民事诉讼中,管辖法院的选择很重要。除地方保护主义因素之外,还涉及到知识产权案件审理水平及对类似问题的不同处理传统的差异。例如上述正泰与施奈德案中,正泰选择在温州中级人民法院起诉,这与其作为浙江省特别是温州市的纳税大户且在当地社会影响巨大不无关系。提起管辖权异议一方面可避免潜在的不利因素,同时也为和解谈判赢得时间。

据专业网站CIELA (www.ciela.cn),不同地区的法院对专利侵权案的判决呈现不同的统计倾向。据其收录的3166件专利案件判决书得出的排名前10的下述各项统计指标中,广州法院审限最长;控方胜诉率最高的地区是北京、沈阳和佛山并列;侵权赔偿额最高的是福州。

                                                             专利侵权案平均审理时长


                                                                       专利侵权案控方平均胜诉率


                                                专利侵权案平均侵权赔偿额 侵权赔偿额(人民币:元)

(五)进行专利侵权抗辩

按照法院审理此类案件的通常程序,被控方常用的抗辩策略如下:

1、权利要求不清楚,应中止本案审理等候专利局无效审查决定

法院做侵权对比前,首先需要明确权利要求的准确含义,以确定专利的保护范围。如果权利要求本身用语含义不清或存在歧义,通过相关方法也无法得到合理解释,则在涉案专利已被请求宣告无效的情形下,法院通常需要中止本案审理,等候专利局的审查决定。

2、不侵权抗辩

做不侵权抗辩分两种情况,即:既不存在字面侵权,也不存在等同侵权。对于前者,被控方可主张涉案专利的权利要求所包含的技术特征中至少有一个未被被控技术所采用,对于后者,可主张涉案专利权利要求至少有一个技术特征与被控技术存在实质性差异。

3、援引禁止反悔原则限制专利保护范围

如果专利局的审查档案表明,为避免该专利在申请阶段被驳回,控方在答复审查意见时已对权利要求含义做了限缩性解释,导致其已经同意在该专利保护范围中排除了被控技术,则被控方使用被控技术不侵权。

4、做现有技术抗辩

请求专利局宣告涉案专利无效的目的还在于,藉此搜集证据证明涉案专利技术已在申请日前被公开,并就此向法院说明涉案专利请求保护的技术实际上是公知技术,不应由控方垄断,因此不应认定侵权。

5、援引法定赔偿

核定专利侵权赔偿数额时有四种存在优先顺序的标准,而采用法定赔偿额以外的原则核定的赔偿数额常常高于法定赔偿数额的上限。因此,被控方应视具体情况,考虑说服法官采用法定赔偿标准。实际案件中,援引法定赔偿标准之外的其他标准时的举证难度很大,因此大多数案件都采用了法定赔偿标准。CIELA提供的下表数据佐证了这一点。

6、适当与客户及媒体沟通维护市场信誉

与控方对簿公堂的事实公开后,被控方应在第一时间向客户提供侵权事实不存在或其会采取有力措施化解风险的解释和说明,必要时可以附上侵权不成立的律师意见,以安抚客户,避免其产品市场受到较大的不利影响。为此,被控方还应适时与媒体沟通。

7、合理应对诉前禁令

控方如申请法院裁定责令被控方立即停止有关侵权行为,被控方正常的业务运营可能遭受巨大不利影响。此时,被控方应通过复议程序向法院说明侵权不成立的事实,或着力说明本案中疑点众多复杂、侵权与否难于判断,或者有关损害可以通过金钱补偿,并援引最高人民法院的相关指导意见,说服法院不宜裁定诉前禁令。

8、发起制约性反诉等其他反制措施

被控方可以反诉控方作为对抗手段。最常见的反诉理由包括对方侵犯其专利权(例如当前业界热议的爱立信和中兴通讯之间的专利侵权诉讼与反诉讼),必要时被控方甚至可以考虑为此购买第三方专利。另外,较常见的反诉理由还包括侵犯商标权、侵犯商业秘密和反不正当竞争等。此外,被控方还可以尝试通过申请技术鉴定、申请现场勘验等手段合理延长诉讼时间,为专利无效及和解谈判赢得时间。另外,被控方还可与第三方结盟向控方额外施加压力(例如本世纪初著名的思科诉华为案中,华为曾成功与思科的竞争对手3COM公司结盟)。

三、法院判决认定侵权后的应对策略

被控方此时可在寻求与对方和解的同时,通过上诉乃至在二审程序仍未获支持的情况下申请再审,继续寻求救济。另外,如对被控方不利的判决最终生效且被控方已为此向控方支付赔偿金后,涉案专利被宣告无效,被控方可请求法院判决控方全部或部分返还被控方支付的侵权赔偿金,甚至主张控方恶意提起专利侵权诉讼要求判决控方赔偿损失。

四、小结

总之,面对控方措辞强烈的侵权警告函乃至咄咄逼人的侵权诉讼,被控方应审时度势,权衡利弊,在理清控方真实意图的基础上,根据具体情况灵活采取相关措施,各种策略配合使用,以求用最低成本获取最大利益。

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